专利法是如何定义“新产品”的

上海沪慧律师事务所     严忠泽

在专利侵权纠纷案件中，专利权人一般需要承担证明侵权行为的举证责任，但在发明专利侵权纠纷中，有一类案件法律规定适用举证责任倒置，即《专利法》第六十六条第一款规定的“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明”，也就是在涉及新产品制造方法专利的侵权纠纷中，适用举证责任倒置，由被告承担证明其产品制造方法不同于专利方法的举证责任。
       但是，适用该法律条款的前提是，权利人要证明依照专利方法制造的产品是“新产品”，并且被告制造的产品与专利方法制造的产品属于同样的产品。
       那么专利法意义上的“新产品”是如何定义的呢？北京市高级人民法院2017年发布的《专利侵权判定指南》第112条“专利法规定的‘新产品’，是指在国内外第一次生产出的产品，该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别”，同时还明确“产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的，应当认定该产品不属于专利法规定的新产品”。
      《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十七条亦规定“产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的，应当认定该产品不属于专利法第六十六条第一款规定的新产品”。
       例如，在笔者代理的最高院（2021）最高法知民终1558号案件中，判决就明确指出“产品本身或者制造产品的技术方案，两者有一在专利申请日以前为国内外公众所知的，则该产品不属于新产品”，并进一步指出专利产品不是“新产品”的理由是“根据原告提交的现有证据，不能推翻原审法院关于涉案专利技术方案不涉及新产品的认定。首先，涉案专利是‘一种地砖铺设工艺’，根据权利要求1 记载的技术方案，其是对现有地砖铺设工艺的改进，并非新产品的制造方法。其次，原告所述地砖系统在涉案专利申请日以前早已存在，只是具体施工工艺与涉案专利或有不同”。
       该判决也给大家理清了一个观念，很多专利申请日之前已有的产品，尽管其制作工艺改变了，并不就此成为了新产品，充其量也仅是“产品的新的制作方法”而已，涉及这类产品制作方法的发明专利侵权纠纷就不能适用举证责任倒置了。
      要成为专利法意义的“新产品”，必须满足“国内外第一次生产出的产品”、“与专利申请日之前已有的同类产品在组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别”、“制造产品的技术方案在专利申请日以前是不为人所知的”这三方面的条件，而且其中制造产品的“技术方案”是指制造该产品的任何技术方案，而非仅指涉案专利方法所保护的技术方案。
      最后要强调的是：是否属于新产品，应由权利人举证证明。权利人提交证据初步证明该产品属于专利法规定的新产品的，视其尽到举证责任。
                                                                                                                               2023年3月